专利审查意见中的常见话术解读与解决方法
来源: | 作者:李晓静 | 发布时间: 2023-12-15 | 428 次浏览 | 分享到:

答复专利审查意见是专利代理师平常工作中必不可少的内容,专利审查意见的答复质量也是影响专利授权与否的一个重要方面。专利审查意见是审查员以审查指南为审查指导,根据专利申请专利申请与对比文件所记载的技术方案而做出的。通常,审查员会根据专利申请的情况不同,采用不同的话术来给出专利申请的结论性意见。专利代理师要想提高专利审查意见答复的质量以获得理想的审查结果,理解审查员的话术是最基本,也是最为重要的一项工作。


以下总结出一些专利审查意见中,审查员在给出结论性意见时常用的几种话术,以及针对每种话术的解决方法。


1、审查意见中的“对于参数……,本领域技术人员不能确定其物理含义,造成权利要求要求保护的范围不清楚”、“对公式……中的符号……未定义,导致该权利要求请求保护的技术范围不清楚”。


审查员的意思解读:这个参数的含义未记载在权利要求中。

解决方法:首先,从说明书中寻找该参数的含义,若说明书中记载了该参数的含义,则将该参数的含义补充到权利要求中,并在意见陈述书中说明是根据说明书的记载,将该参数的含义补充在了权利要求书中;若说明书中未记载该参数的含义,则仅在意见陈述书中解释说明该参数的含义,不要将该参数的含义补充到权利要求中,因为这种修改方式得不到说明书支持。


2、当本案具有多项权利要求,而对于其中的1-x项权利要求,审查意见中采用“不具备专利法第22条第3款规定的创造性”进行评价,未对其余的权利要求项进行评价。


审查员的意思解读:其余未评价的权利要求项目前具有创造性。

解决方法:首先,判断不具备创造性的权利要求与具备创造性的权利要求是否属于同一套权利要求;若属于同一套权利要求,则从具备创造性的权利要求中,选择一个或多个权利要求项并入不具备创造性的独立权利要求1中。若不属于同一套权利要求(例如,不具备创造性的权利要求项为产品项,具备创造性的权利要求项为方法项),则继续判断具备创造性的独立权利要求项中,是否引用了不具备创造性的独立权利要求项1;若是,则将不具备创造性的独立权利要求项1的全部内容,添加至具备创造性的独立权利要求项中,同时,删除不具备创造性的所有权利要求项;若不是,则删除不具备创造性的所有权利要求项。


3、审查意见中的“……概括了一个较宽的保护范围,说明书中仅给出……,依据本申请文件所记载的内容,所属技术领域的技术人员难以预见该上位概念所概括的除本申请实施方式之外的……均能解决其技术问题,因此该权利要求得不到说明书的支持”、“该步骤的具体实施严重不清楚”、“……指代内容严重不清楚,本领域技术人员不能明确确定其如何构成、以及在步骤实施中的作用,导致权利要求的保护范围不清楚”。


审查员的意思解读:本案的某个权利要求项(通常是独立权利要求项)的保护范围太大,需要缩小该权利要求的范围。

解决方法:审查意见中通常会采用对出现此种问题的原因进行解释的方式来隐晦的提示如何去克服这一问题,因此,通常可查找审查意见中是否存在对出现此问题的原因解释,若存在,则将原因解释中涉及的、且不包含在该权利要求项中的技术特征或从权,添加到该权利要求项中(具体需要添加的技术内容的详细程度可与审查员电话沟通协商),若不存在,则可以通过电话向审查员询问修改方案。


4、审查意见中的“在本领域中,在……应用时,通常选择/采用……,因此,选择……都是显而易见的”、“公知常识”、“常用/常规/惯用技术/设计手段”、“未能取得意料不到的技术效果”、“本领域技术人员采用常规手段可自行选择和设置的”。


审查员的意思解读:这个区别技术特征没有和本案中的其他技术特征紧密结合(例如,相互作用、协同等),它在本案中还是起到了原来的作用,没有起到1+1大于2的效果。

解决方法:从本案的说明书中寻找与这个区别技术特征相互关联的其他必要技术特征,将这个区别技术特征与本案中相互关联的其他必要技术特征作为一个整体技术特征来看待,根据本案的记载,分析这个整体技术特征所解决的技术问题是否为一个新的、且对比文件中没有的技术问题,同时,若这个整体技术特征所解决的技术问题确实为一个新的、且对比文件中没有的技术问题,则以此点作为一个争辩点进行争辩,同时,可以在争辩时适当引用审查指南中关于审查时不能割裂技术特征的相关规定,以加强此争辩点的争辩力度。


5、审查意见中的“属于专利法第25条第二项”。


审查员的意思解读:方案属于智力活动规则。

解决方法:对权利要求书进行修改,以将这个方案应用到具体的场景中,同时,要体现出这个方案对该场景中的数据的具体处理过程,以及,通过这样的具体处理过程,最终解决了这个场景中的什么技术问题,达到了什么技术效果,从而体现出该方案与该场景的紧密结合。


6、审查意见中的“在说明书中没有记载,也不能由原申请文件直接的毫无疑义的确定”、“该技术方案是含糊不清的,本领域的技术人员根据说明书的记载无法实施本发明”。


审查员的意思解读:技术方案记载的不完整,省略的内容太多,以至于基于现在的记载使得技术方案无法实现;又或者,技术方案逻辑不通、自相矛盾或违反自然规律。

解决方法:从现有技术中找到证据,证明技术方案中所省略的部分是可以从现有技术中得到的,即,是已知技术;或者,证明技术方案的逻辑正确,不违反自然规律,不自相矛盾。


相关参考: 瑞途知问公众号--OA答复过程中专利代理师与审查员的沟通技巧


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