审查意见通知书是专利申请进入审查阶段后由国家知识产权局下发的官方文件。针对发明专利申请,创造性问题是审查意见通知书中最常见的问题,而申请人在答复该类问题时常常感到毫无头绪,本文就针对创造性答复问题和大家分享一些经验。
创造性问题答复时应遵循三步法的答复思路,三步法是《专利审查指南》中判断发明是否具有创造性的有效工具,其主要程序是:步骤1:确定最接近的现有技术;步骤2:确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;步骤3:判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
其中步骤2和步骤3是三步法的核心步骤,在审查意见答复过程中,可以按照以下原则构思答复思路:
第一,技术细节优先陈述。
审查意见通常会对技术特征进行拆分评述,比如一个图像处理的方案,拆分之后的处理对象、处理手段等常被认定是惯用技术手段或是本领域技术人员容易想到的。对此,申请人可以从输入对象不同,处理特征不同等等技术细节进行分析陈述。技术细节陈述可以明确申请方案的实质,而在陈述过程中能够提供更多隐藏在发明技术和/或现有技术中的技术细节,这些技术细节可以使审查员更深入了解,以便发现本申请区别于现有技术之处,而这些技术细节如果又恰恰是审查员想知道的,那么在更深入的技术细节基础上,有可能会出现不同的有无创造性的法律适用评价。
案例1:对比文件2 (CN105930609A)公开了一种 FPGA 芯片测试方法,本申请(CN118069447A)公开了一种自动化 FPGA 布线资源测试方法。审查意见指出:根据测试项目向配置芯片发送第二配置数据。第二配置数据通过执行第二配置操作得到,第二配置操作在第一配置数据的基础上,将第一配置数据的输入IOB单元配置为输出 IOB 单元,将第一配置数据的输出IOB单元配置为输入 IOB 单元,即测试激励数据的流向与第一配置数据相比方向相反,(相当于从FPGA的布线资源的行或列的起始位置输入测试信号,进行布线资源的往复测试),该部分答复技术细节如下:
对比文件2是IOB测试,本申请是布线测试。对比文件2中的IOB测试进行反方向测试的原因是:每次只能同时对单个IOB单元的输入功能或输出功能,因此需要反方向测试。本申请的布线测试进行的所谓往返测试实则在同一次测试中将会全部进行,其“返”的过程与“往”的过程所使用的布线资源是完全不同的,作用是为覆盖FPGA上所有的该类型布线资源,且本申请输入的激励脉冲信号也将会在一次测试中通过这一整条布线资源通路。可以看出对比文件2的IOB测试所使用的资源,测试对象,测试过程与本申请的布线测试均不相同。
第二,将解决的技术问题、整体方案、有益效果结合陈述。
对于组合类方案,示例性的,将A组件、B组件和C组件结合得到的方案,应尽量将本申请解决的技术问题、整体方案和有益效果结合在一起进行论述,通过整体论述才能发挥组合的有益效果。在答复审查意见时,应紧紧围绕技术问题展开,具体陈述本申请解决技术问题所需的技术方案,再就该技术方案所取得的有益效果进行详细阐述,通过有益效果来论证该技术方案是如何解决相关的技术问题以及现有技术是否能解决该技术问题。
继续参考上述案例,审查意见指出:“对比文件2公开的上述内容在对比文件2中所起作用与该区别在权利要求1中所起作用相同,因此,对比文件2给出了将上述手段用于对比文件1以进一步解决其技术问题的启示”,对该部分回应答复如下:
对比文件1根据布线延迟和逻辑延迟的目标路径,再通过将目标路径中的算法设置为穷举法,其目的并不是测试布线资源。对比文件2虽然是测试,但是对比文件2是IOB单元进行测试,也不是测试布线资源。即便在需要进行布线资源测试需求的前提下,本领域技术人员没有动机将两个均没有涉及到布线资源测试的方案进行结合,更不可能想到在布线资源测试过程中将对比文件1中作用是单纯用于存储的寄存器,联想到去用来测试布线资源。即便将两者结合,得到的技术方案是寄存器设置在目标路径上,用来存储对比文件2测试IOB单元输出或输入功能的测试结果。由此,本申请的上述区别技术特征并不是简单的将对比文件1和对比文件2结合容易想到的。
第三,使用让审查员无障碍阅读的答复文件格式。
一个好的文件格式会让审查员无障碍阅读。首先,答复文件应明确本次答复是对哪个案件的哪一通审查意见所做出的答复。其次,对于修改部分可以单独列出修改位置和修改内容,方便审查员直观了解具体的修改方式。再者,对于审查意见指出的内容应逐条回应,当然,若有认可部分则可以默认不具体陈述。最后,对于重要的论述内容,可以用划横线或加粗的方式标识出,以便审查员快速定位到该部分内容。
第四,答复态度端正。
在答复审查意见时一定要态度端正,正确对待,礼貌谦和。尽量避免出现负面描述词语以及避免采用过于强硬的语气,如不可出现事后诸葛亮等描述词汇。必要时可以结合本申请的实际情况,陈述申请人研发过程涉及到的本申请的创新点、为克服相应困难所做出的努力以及本申请的重要性等,如有必要还可以列举本申请的具体实验数据,这些往往可以起到一定的辅助作用。
以上就是小编在答复审查意见的实务中总结的一些经验。创造性答复具有较高的难度,需要从技术和法律角度同时进行答复,需要答复者具有较高的专业素养,建议委托经验丰富的专利代理师完成,以帮助申请人尽快答复通过,获得专利授权以及合理的保护范围。