《专利审查意见中公知常识的答复技巧》
来源: | 作者:王宝筠,那彦琳 | 发布时间: 2023-05-19 | 224 次浏览 | 分享到:

在创造性审查意见中,常会遇到审查员认为某一特征属于公知常识,一些情况下确实是合理的,无可厚非。只不过,当涉及本发明的发明点时,如果也被认为属于公知常识,那么,就一定要进行充分答复了。


虽说是“答复”,但这种答复并不是采用直接反驳的方式来进行的,因为针对“公知常识”,貌似没什么可反驳的。


例如,审查员认为本发明中的某一技术特征A属于公知常识,专利代理师能如何反驳呢?摆在专利代理师面前的,就是两个对象,一个是A,另一个就是“公知常识”。对于A,貌似没什么可说的,审查员指出的A就是A。对于“公知常识”,能说的就更少了,因为完全不知道“公知常识”到底是什么?如果审查员给出了对比文件,专利代理师可以结合对比文件中的内容来分析对比文件到底公开了什么,从而说明对比文件中所公开的内容和本发明的技术特征并不相同。但“公知常识”仅仅是一个概念,完全没有任何清晰的内容描述,貌似也就无法分析“公知常识”中仅仅公开了什么,并没有公开本发明的技术特征了。


那么,在这种情况下,正面反驳不行,我们可以迂回答复。这个迂回可以采取的方式是:


你说“公知”,我说“结合”;

你说我“公知”,我说“你说的不是我”。


什么是你说“公知”,我说“结合”呢?


这个思路是,我们并不对审查员评述某个特征属于公知常识进行正面的反驳,而是强调,审查员所找出的对比文件难以和所谓的公知常识相结合,以此来说明无法基于二者来破坏本发明的创造性。这样做的理由是,虽然公知常识不太好反驳,但对比文件却能够被分析。我们可以利用公知常识和对比文件不能结合,使得“对比文件+公知常识”这样的评价方式不能成立,从而得出本发明具备创造性的结论。


什么是你说我“公知”,我说“你说的不是我”呢?


顾名思义,这个思路就是要强调,审查员所评价属于公知常识的那个特征,并不是本发明中的特征。这个“不是我”可以通过两个方式来实现。一是,发现审查员在审查意见中的漏洞。一些情况下,审查员在审查意见中可能只会指出本发明的某个不完整的特征属于公知常识,而在本发明的权利要求中,该特征则是有相应的限定的,我们可以强调,具有这样的“限定”的技术特征,并非是审查员所认为的属于公知常识的那个技术特征。以此说明具有这样的“限定”的技术特征并不像审查员所认为的那样属于公知常识。二是,结合申请文件中说明书的记载,对于权利要求中被评价为属于公知常识的技术特征,进行幅度不大的修改,以此同样达到“不是我”的效果。上述思路主要是改变公知常识的评价对象。形象来说,这一思路是,不是用公知常识来评价A吗?可以说,权利要求中不是A而是N。


至于A是不是公知常识,可以不说,但既然A和N并不相同,即使A属于公知常识,也不能说明N也属公知常识。


当然,对于公知常识的迂回答复,正面对抗在一些情况下也是需要的,通常可以采用如下方式进行:


首先,可以强调本发明中被评价为属于公知常识的特征,是解决特定问题的特定手段。可以论述本发明所要解决的问题如何特殊,配合具体场景、具体需求来阐述问题的特定性。进一步的,要结合问题的特定,阐述本发明中的特征(被评为公知常识)是如何特定的。至于这二者如何特定,可以结合具体案件的实际情况,充分调动主观思维,结合申请文件的记载去论述。


其次,可以分析被评为公知常识的技术特征,属于本发明中的发明点所在。可以利用申请文件的记载,以理清逻辑主线的方式,将上述技术特征的属性明确为本发明的发明点。如果能做到此点,后续问题就比较好办了。因为按照《专利审查指南》的规定,对于本发明的发明点是不能轻易被认定为属于公知常识的。专利代理师可以结合所得出的该技术特征属于发明点的结论,要求审查员结合《专利审查指南》的规定,进行相应的举证。当然,在论述的过程中可以强调,在没有相应举证的情况,并不认可审查员所得出的该特征属于公知常识的结论。


最后,还可以举例说明和本发明技术特征相关的公知常识到底是什么?尽管我们无法明确公知常识的边界到底在哪里,但是,可以结合公众的理解,站在维护专利申请人利益的角度,举例说明我们所知道的、所认为的公知常识是什么,并基于我们的分析,进一步阐述,所分析的公知常识和本发明的技术特征并不相同。需要注意的是,这样做并不能完全保证答复是有效的,原因在于,无法做到针对公知常识的穷举。我们所认为的公知常识,审查员可能会认为这只属于公知常识的一部分,而在公知常识的另外部分中,则包括了本发明中的技术特征。由于不能做到穷举,上述答复思路在逻辑上是不严谨的。但我们可以把自己的观点表达出来,为最终答复通过做可能的争取。当然,这种答复最好配合之前所提及的迂回答复一起出现,才会比较稳妥。

 


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